La Suprema Corte, con la sentenza n. 29461/2024, ha risolto positivamente i dubbi interpretativi riguardanti il rinnovo dell’opzione patent box per i marchi d’impresa fino al 30 giugno 2021, superando la posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Corte ha chiarito che la disciplina transitoria prevista dall'art. 56, comma 3, del DL n. 50/2017, deve essere interpretata nel senso che, entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, le opzioni patent box per i marchi d’impresa, originariamente esercitate negli anni d’imposta 2015 e 2016, continuano a trovare regolamentazione nella normativa previgente, in forza della quale il regime agevolativo ha durata quinquennale ed è rinnovabile. L’originaria disciplina del patent box, introdotta dall'art. 1, co. 36-45, della Legge 190/2014, prevedeva una parziale detassazione, della durata di cinque periodi d'imposta rinnovabili per un ulteriore quinquennio, dei redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali positivamente individuati, tra i quali figuravano anche i marchi d’impresa. Tuttavia, per effetto dell’estensione ai marchi d’impresa, il patent box domestico si mostrava in contrasto con le disposizioni dell'Action 5 del progetto BEPS, laddove l'OCSE precisava che "un regime di IP comprende esclusivamente brevetti e altri beni di proprietà intellettuale funzionalmente equivalenti ai brevetti". Al fine di conformarsi a tali raccomandazioni, il legislatore italiano, con l’introduzione delle previsioni di cui all’art. 56 del DL 50/2017, ha riformato la previgente normativa nazionale. Per quanto qui di rilievo, appare dirimente rilevare come il citato Decreto non si sia limitato a sancire l’esclusione dei marchi d’impresa dal perimetro dei beni agevolabili, preoccupandosi al contempo di regolare il trattamento da riservare alle preesistenti opzioni. Al co. 3 dell’art. 56 è stato, infatti, delineato un periodo transitorio (grandfathering period) garantendo espressamente che la disciplina previgente continuasse ad applicarsi, sino al 30 giugno 2021, limitatamente alle opzioni esercitate nei periodi d’imposta 2015 e 2016. Senonché tale intervento, nell’allineare il sistema italiano agli standard internazionali, ha sollevato evidenti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità per i contribuenti rientranti nel periodo transitorio di rinnovare i patent box sui marchi d’impresa fino al 30 giugno 2021. Rispetto al quadro sinora delineato, l’adozione del Decreto del 28 novembre 2017 da parte del MISE ha certamente concorso ad alimentare le incertezze. Tale Decreto, pur essendo una fonte di rango secondario, non si è difatti limitato ad attuare la normativa primaria (Decreto Legge n. 50/2017), come disposto chiaramente dal legislatore, [1]introducendo all’art. 13, co. 1, un limite - non previsto - alla possibilità di rinnovare le opzioni aventi adoggetto i marchi di impresa esercitate nei periodi d’imposta 2015 e 2016. L’evidenziato difetto normativo ha poi condotto l’Agenzia delle entrate a disconoscere la legittimità del rinnovo richiesto da alcuni contribuenti per i periodi 2020 e primo semestre 2021, alimentando il conseguente contenzioso. Le argomentazioni opposte dall’Agenzia si fondano, essenzialmente, sulla presunta conformità del citato art. 13 alle indicazioni contenute nell’Action 5 del progetto BEPS. Sicché l'opzione per il regime patent box, esercitata in vigenza della normativa previgente, verrebbe automaticamente a cessare i propri effetti alla naturale scadenza del quinquennio, ove anteriore al 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo, sull’assunto che diversamente ragionando ne risulterebbe legittimato quell'effetto dannoso che il documento OCSE invitava a scongiurare. Tuttavia, tale impostazione non può essere condivisa per due ragioni principali. In primo luogo, l’art. 13, co, 1, del Decreto ministeriale non può in alcun caso essere considerato come un parametro valido per valutare la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di rinnovo. Infatti, come sopra anticipato, il contenuto di tale disposizione contrasta chiaramente con il principio della riserva di legge, che si applica non solo alle norme impositive, ma anche a quelle che disciplinano le agevolazioni fiscali. Inoltre, essa risulta incompatibile con i limiti stabiliti dalla delega normativa contenuta nell’art. 56, co. 4, del DL n. 50/2017. In secondo luogo, come sottolineato nella motivazione della sentenza n. 29461/2024 della Suprema Corte, il Rapporto OCSE (paragrafo 64) si limita a stabilire il divieto di ingresso di “new entrants” al regime del patent box a partire dal 30 giugno 2016, fissando la data del 30 giugno 2021 come termine ultimo per la cessazione dei benefici sui marchi già ammessi in precedenza. Pertanto, la posizione dell'OCSE riguarda esclusivamente i nuovi ingressi e non si estende alle opzioni già esercitate. In tale ottica, i giudici di legittimità hanno evidenziato la necessità di interpretare le indicazioni dell'OCSE in modo coerente con la normativa nazionale, ritenendo che la disciplina originaria del patent box (art. 1 della Legge n. 190/2014) non sia stata modificata. In effetti, la stessa continua a prevedere che "l’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile". Ne consegue, pertanto, che la disciplina transitoria prevista dall'art. 56, co. 3, del DL n. 50/2017 deve essere interpretata nel senso che, entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni sostanziali e procedurali in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione originaria. Conformemente alla normativa transitoria, la pronuncia fornisce una solida base per superare le obiezioni al rinnovo dell’agevolazione sinora opposte dall'Agenzia, garantendo maggiore certezza giuridica nelle controversie fiscali ancora in corso. GS AM [1] Il comma 4 dell’art. 56 del Decreto n. 50/2017 si limita a delegare il MISE affinché adotti un decreto di natura non regolamentare contenente disposizioni attuative delle modifiche apportate e di coordinamento con la precedente normativa.
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